¿Qué debo hacer si me niegan la marca?

Para proteger de manera correcta la identidad visual de tu negocio, debes presentar un registro de marca ante la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio).

Luego, deberás prestar atención al proceso para saber si la SIC concede tu registro de marca o, por el contrario, lo niega.

Esto es para ti, sí:

1. Estas creando o ya tienes una marca.
2. Quieres proteger la identidad visual de tu negocio.
3. No sabes que hacer si niegan tu registro de marca.

Fases del registro de marca en Colombia

El proceso de registro de marca

El proceso de registro de marca en Colombia está dividido en 3 grandes fases:

4. Examen de forma: La SIC verifica que los elementos formales de la solicitud estén completos. Puedes ver el detalle de este paso en nuestro artículo sobre el examen de forma de registro de marca.
5. Publicación: Una vez verificados los requisitos formales, la SIC ordena la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, para que terceros que crean vera afectados sus derechos, puedan presentar oposiciones de marca
6. Examen de fondo: La SIC entra a analizar si la solicitud puede ser concedida o no de acuerdo a los criterios que exponemos en este artículo.

Teniendo esto en cuenta, vamos a abordar el tercer punto del proceso de registro de marca, donde la SIC toma la decisión de conceder o negar un registro.

2. El examen de fondo de la SIC

Una vez se ha vencido el periodo de publicación, la SIC procede a realizar el examen de fondo de la solicitud de registro de marca.

En este examen, la SIC procede a revisar de oficio todos los requisitos para conceder o negar el registro de marca, esto implica que incluso sin la oposición de un tercero, la SIC puede negar un registro de marca.

Una vez se cumple este examen, la SIC emite una decisión, donde señala las razones por las cuales concede o niega la solicitud de registro de marca. La decisión de la SIC puede ser apelada, para lo cual el interesado cuenta con un término de diez (10) días hábiles que se empiezan a contar un (1) mes después de enviada la notificación. En la práctica termina siendo alrededor de un (1) mes y quince (15) calendario aproximadamente.

Causas principales de negación de un registro de marca

Si la SIC ha negado tu marca, es probable que sea por alguna de estas razones:

7. Falta de distintividad.
8. Afectación de derechos de terceros.
9. Similitud con una denominación de origen.

Estas son algunas de las varias causales por las cuales la SIC puede negar un registro de marca, sin embargo, en nuestra experiencia estas son las más comunes.

Vamos a abordarlas una a una:

1. La falta de distintividad de marcas

El literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2.000 (norma que regula el derecho de marcas en la Comunidad Andina, incluyendo a Colombia), establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que carezcan de distintividad.

La distintividad de un signo se da en 2 aspectos:

10. Capacidad de diferenciarse de otros signos.
11. Capacidad de identificar los productos o servicios que identifica.

Normalmente, esta falta de distintividad se da por el uso de partículas genéricas, descriptivas o de uso común en los signos, como por ejemplo:

12. Genéricas: La marca Panadería Pan para servicios de panadería. Como vemos, la marca usa directamente los productos que identifica, con lo cual resulta no ser distintiva al no poderse apropiar un empresario de esas expresiones.
13. Descriptivas: Carros Rápidos para vehículos. Como vemos, la marca además de usar palabras que señalan el producto, señalan también características del mismo, las cuales no son apropiables.
14. Uso común: Beauty Clothes para ropa. Como vemos, la marca usa partículas que si bien están en otro idioma, se han convertido en partículas de uso común en la industria de las prendas de vestir, haciéndolas inapropiables.

Por lo anterior, es muy importante que a la hora de crear tu marca, identifiques que componentes de la misma son distintivos y cuales no.

2. La afectación de derechos de un tercero por el registro de marca

Otra de las razones principales por las cuales la SIC niega un registro de marca, es por la afectación de derechos de un tercero. Esta afectación se da cuando:

15. La marca solicitada es idéntica o similar a una marca de un tercero.
16. La marca solicitada afecta la identidad o prestigio de una persona.
17. La marca solicitada afecta derechos de autor de un tercero.

Estas son las principales razones de negación por afectación de derechos de un tercero.

En este sentido, es muy importante realizar previamente un estudio de marca donde se evidencien cuales son los riesgos de afectación de derechos de terceros, para que en el momento de creación o solicitud de registro de una marca, se puedan tomar las medidas adecuadas para evitar que esto suceda, como por ejemplo, introduciendo cambios en la marca a solicitar.

3. Argumentos a tener en cuenta en cada caso de negación de registro de marca

Si han negado tu marca, lo primero que debes revisar es si tiene sentido presentar o no el recurso de apelación.

Esto lo podrás hacer, revisando las causas por las cuales han negado tu registro. Si este fue negado por las causas que revisamos en este artículo, acá te presentamos algunos de los puntos que debes tener en cuenta para establecer si deseas presentar el recurso de apelación o no:

18. Para las marcas negadas por falta de distintividad

Teniendo en cuenta que las negaciones por estas causas, están basadas en una norma, existen algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que señalan la posibilidad de registrar marcas que, aunque carezcan de un alto nivel de distintividad, contienen algunos elementos que las hacen distintivas, aunque sean débiles, por ejemplo:

“Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales pueden ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” (Interpretación Prejudicial 344-IP-2022)

Este argumento hay que analizarlo para cada caso en particular, pues dependerá de la configuración de la marca y si el origen de la falta de distintividad es causado por palabras genéricas, descriptivas o de uso común.

19. Para las marcas negadas por afectar derechos de terceros

Cuando este tipo de negaciones suceden, hay que entrar a mirar 2 aspectos:

Identidad o similitud: Que la marca registrada y el signo o derecho de propiedad de un tercero sean idéntica o similarmente confundibles desde los aspectos ortográficos (cómo se escriben), fonéticos (cómo se pronuncian) y conceptuales (qué significan). Si hay diferencias en estos aspectos, la marca solicitada debería ser concedida.

Conexidad competitiva: Adicionalmente, se deben revisar los productos y servicios que identifica cada signo o derecho y si los mismos resultan ser diferentes o no ser conexos, la marca solicitada deberá concederse a registro. La conexidad se puede determinar inicialmente preguntándose si los productos o servicios son intercambiables entre sí, si son complementarios entre sí o si es razonable ver que el mismo empresario tiende a comercializar ambos.

Si revisados estos aspectos se puede señalar que uno de ellos no se cumple, la marca deberá ser concedida.

Asesoría de expertos en registro de marca para que no te nieguen ante la SIC

Como puedes evidenciar, los argumentos que se presentan en una apelación tienen un sustento legal. Si bien buscamos resumirlos en este artículo, es importante que cuentes con la asesoría de un experto para presentar un recurso de apelación.

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